Analizamos el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea (“TMUE”) el 8 de junio de 2020 (la “Sentencia”) en la que condenó a las empresas PHIRA COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.A. y DOLEY CRAW ASSOCIATS, S.L. por infracción de las marcas de AUDI AG y SEAT S.A. en calandras de coches. La publicación respondió a la ejecución de una de las condenas incluidas en dicho fallo.
Esta Sentencia de gran relevancia e implicaciones para el sector de recambios y accesorios de automoción de la que se hizo eco AUTOBILD en julio de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 el 18 de octubre de 2019.
Las empresas demandadas fabricaban y comercializaban calandras con una hendidura en la parte frontal central de las mismas que reproducía las conocida marcas “S” de SEAT y los “cuatro aros” de AUDI, sin contar con licencia o autorización alguna. Incluimos a continuación imágenes extractadas de la Sentencia (pág. 10):
El TMUE realiza en la Sentencia un análisis exhaustivo del marco normativo aplicable y rechaza el argumento de defensa de las demandadas basado en la denominada cláusula “de reparación” prevista en el artículo 110 de la Disposición Transitoria del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo.
Como acertadamente señala el TMUE, la mencionada “cláusula de reparación” sólo es oponible frente a los titulares de diseños o modelos industriales y siempre que: (i) el producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido, y (ii) el objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para restituir su apariencia original. Tratándose el presente caso de una demanda por infracción marcaria, no cabía en el mismo ni la alegación directa de la “cláusula de reparación” ni tampoco una extrapolación al ámbito marcario de esta excepción en materia de diseño.
El TMUE rechaza igualmente la aplicación del Reglamento (UE) Nº 461/2010 de la Comisión de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, invocado también por las demandadas. La Sentencia señala que este Reglamento no es de aplicación al caso al no existir entre las partes ningún acuerdo o práctica concertada sobre las condiciones de compra, venta o reventa de las calandras. Añade el Tribunal que la conciliación de la libertad de competencia y la protección de los derechos de marca se plasma en los límites de los derechos marcarios regulados en la legislación marcaria, concretamente en los artículos 14 y 37 del Reglamento y Ley de Marcas, respectivamente.
El TMUE realiza en la Sentencia igualmente una exhaustiva valoración de la prueba y concluye que existió un uso de los signos en las calandras de las demandantes a título de marca y, en consecuencia, la existencia de una infracción de las marcas titularidad de AUDI AG y SEAT S.A. Las demandantes aportaron estudios de mercado que evidenciaron que sus marcas eran perfectamente reconocibles en las calandras infractoras. Un consejero de una de las codemandadas llegó incluso a identificar la marca de SEAT en un producto infractor que se le exhibió en su interrogatorio.
Las demandas alegaron la función necesaria de la marca utilizada en el producto en base a que no habría otra forma de fabricar las calandras para alojar y fijar el emblema de la marca del vehículo. Este argumento fue rechazado por el TMUE, que consideró acreditado, a través de prueba pericial técnica, que había diversas formas posibles de sujeción de un emblema sin que necesariamente el producto debiera incluir una hendidura cuya silueta reprodujera la forma del emblema y, en consecuencia, las marcas de las demandantes. Así mismo, quedó acreditado que otros competidores de las empresas demandadas comercializaban calandras para los mismos modelos de coches que no reproducían las marcas de las demandantes.
El TMUE desecha igualmente el argumento de que la inclusión de la marca “PHIRA” (en tamaño ciertamente reducido) en la parte posterior de las calandras impedía la infracción por diversas razones. Al respecto, la Sentencia destaca que, en muchos de los usos de los productos realizados por las demandadas, ni si quiera se mostraba la citada marca y sí de manera inequívoca las de las demandantes, tanto en el producto mismo como en las referencias del producto empleadas en las páginas web de las demandadas, en las que sólo se nombraban las marcas de las demandantes. No existía, por tanto, en la práctica marca alguna de las demandadas que identificara el producto cuando se adquiría, teniendo en cuenta, además, que las marcas de las demandantes aparecían de manera dominante en la parte frontal de los productos.
Tampoco acepta el TMUE una posible concurrencia de las limitaciones de marcas establecidas en los ya mencionados artículos 14.1 c del Reglamento de Marcas y 37.1 c de la Ley de Marcas. Lo anterior por cuanto en ninguna de las capturas de pantalla de las páginas web de las demandadas aportadas al procedimiento constaba referencia alguna a la función de recambio o accesorio equivalente o alternativo.
El Tribunal concluye la concurrencia en el caso de los presupuestos para la existencia de una infracción marcaria en base a que: (i) existía una similitud entre las marcas de las actoras y las siluetas (de las hendiduras) incluidas en la parte frontal central de las calandras comercializadas por las demandadas; (ii) existía una plena identidad en los productos identificados por las marcas infringidas y los productos infractores (recambios o accesorios de vehículos); y (iii) las marcas de las actoras tienen un elevado grado de distintividad extrínseca al ser incontrovertido que se trata de marcas renombradas. EL TMUE concluye, además, que los signos empleados por las demandadas en la parte frontal de las calandras podían llevar al público pertinente a confundirlas con las fabricadas y comercializadas por las actoras.
En atención a todo lo anterior, la Sentencia condena a las demandadas por infracción de las marcas renombradas “S” de SEAT y los “cuatro aros” de AUDI a lo siguiente: cesar en la fabricación y comercialización de los productos infractores; retirarlos del mercado y de sus páginas web y destruirlos; publicar la sentencia en una revista del sector de la automoción; y al pago de una indemnización por los daños causados y de las costas del procedimiento.
La codemandada PHIRA interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación frente al Tribunal Supremo, recursos que fueron inadmitidos mediante auto de fecha 1 de marzo de 2023, declarándose la Sentencia firme.
La Sentencia no deja ningún cabo suelto y aborda de manera pormenorizada y acertada un asunto complejo y pionero en España: la infracción de marcas de vehículos en recambios (en este caso calandras) que alojan los emblemas del fabricante.
Toda la prueba practicada puso de manifiesto que las demandadas en modo alguno usaron las marcas de las demandantes conforme a prácticas leales por cuanto los usos se realizaron generando la impresión de que podía existir un vínculo comercial entre las partes del procedimiento, lo que resultó en un aprovechamiento indebido de marcas de renombre mundial.
Ana Padial