Blog

La distintividad, un arma de doble filo.

Wednesday, 27 of September of 2023

Tanto el artículo 4 de la Ley de Marcas como el del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea establecen que podrán constituir marcas todos los signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Estos artículos fijan como primer requisito para el registro de una marca que esta sirva para identificar los productos o servicios en el mercado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y permitiendo a los consumidores distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. 

Contrario sensu, una marca que describa los productos o servicios para los que se solicita el registro o que consista en elementos que facilitan información sobre la naturaleza de estos no tendría la capacidad de indicar el origen empresarial de dichos productos o servicios y, por tanto, podría ser susceptible de denegación por motivos absolutos.

Cuando una empresa, un emprendedor o una agencia de branding empiezan el proceso de búsqueda de una nueva marca, es frecuente que quieran que dicha marca evoque o sugiera conceptos o cualidades positivos de los productos o servicios que van a distinguir. Por ejemplo, una marca “ECO” para servicios de transporte informaría que dichos servicios son respetuosos con el medio ambiente.

Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que, aunque es posible que los consumidores puedan asociar la marca con los productos o servicios más fácilmente, es posible que estos no asocien la marca con el origen empresarial, lo que puede provocar un bajo nivel de vinculación entre la empresa y el producto.

Otra consecuencia negativa de tener una marca poco distintiva sería la más que probable denegación de dicha marca en caso de solicitar su registro. Tanto la OEPM como la EUIPO están endureciendo los requisitos mínimos de distintividad de las marcas, habiendo denegado últimamente marcas como “Fresh Food Production” para productos alimenticios, o “DEGUSTACIONES” para servicios de restauración, ya que se consideraron carentes de carácter distintivo.

Asimismo, una marca descriptiva o carente de distintividad también puede presentar problemas a nivel de enforcement, ya que el carácter distintivo de la marca anterior también se tomará en consideración al apreciar el riesgo de confusión, pudiendo influir negativamente si el nivel de distintividad es escaso.

Este ha sido el caso de la reciente Decisión de Oposición B3173768 de la EUIPO de fecha 11 de septiembre de 2023, donde la marca anterior

no ha sido capaz de motivar la denegación de la marca solicitada

(al menos en primera instancia), debido a que las similitudes entre las marcas residían exclusivamente en una combinación de elementos no distintivos para los productos solicitados (fertilizantes). Por tanto, queda patente que cuanto más débil sea el carácter distintivo de la marca anterior, menor será el riesgo de confusión.

Por último, a nivel nacional, las palabras inglesas descriptivas o con escaso carácter distintivo de fácil traducción y comprensión están siendo también denegadas por la OEPM, ya que se considera que el consumidor español conoce estos términos y los asocia a los productos o servicios que pretenden distinguir (por ejemplo, las marcas núm. 1613390 “PROJECT SUCCESS METHOD” para servicios de formación y núm. 1683168 “CYBERSCAN” para software y servicios de IT fueron denegadas en España debido a su falta de carácter distintivo).

Para evitar estos posibles problemas, siempre recomendamos que las marcas no tengan ningún concepto que pueda relacionarse con los productos o servicios para los que se refieren. De hecho, las palabras inventadas o de fantasía sin ningún significado serían las más idóneas para evitar cualquier denegación por motivos absolutos ya que además también tendrían mucha fuerza para denegar posteriores marcas similares solicitadas por terceros.

Así que ya sabéis, si tenéis un nuevo proyecto en mente, os animamos a buscar una marca distintiva que os permita posicionaros en el mercado y sobresalir entre la competencia.

Descárgate el PDF: