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La marca renombrada necesita un mayor mimo por parte del Tribunal General de la UE.

Wednesday, 8 of February of 2023

El asunto se remonta a 2016, cuando Rolex, S.A present贸 oposici贸n ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en base a varias de sus marcas anteriores consistentes en la famosa corona 聽en clase 14 contra la designaci贸n como marca de la Uni贸n Europea de la marca Internacional No. 1263679 en clases 3, 9, 18, 25 y 35 a nombre de PWT A/S.

Dicha oposici贸n fue formulada en base al art铆culo 8.1.b del Reglamento de Marcas de la UE (RMUE), el cual establece que no podr谩 registrarse un marca que sea similar tanto desde el plano denominativo como aplicativo; y tambi茅n en base al art铆culo 8.5 RMUE, es decir, invocando la protecci贸n reforzada de la marca renombrada m谩s all谩 de su ambito aplictivo, en funci贸n del nivel de renombre que pueda probar su titular.聽

El procedimiento ante EUIPO dur贸 m谩s de 5 a帽os, y tras una decisi贸n de la Divisi贸n de Oposici贸n de la EUIPO, denegando completamente la marca solicitada que imitaba la famosa corona de Rolex, la Sala de Recurso de la EUIPO, a pesar de reconocer el renombre tanto de la marca Rolex como de su famosa corona, estim贸 finalmente el recurso presentado por PWT A/S, concediendo la marca para clase 25, cambiando, por lo tanto, la decisi贸n de primera instancia. 聽聽

Rolex recurri贸 la resoluci贸n de la Sala de Recurso ente el Tribunal General, alegando principalmente que la misma se equivoc贸 al declarar que no exist铆a similitud entre los productos en cuesti贸n "sin tener en cuenta su origen habitual o las pr谩cticas habituales relativas a su comercializaci贸n". Rolex afirm贸 adem谩s que las prendas de vestir y los relojes son similares -y, por tanto, existe una mayor probabilidad de confusi贸n por parte del consumidor- porque "pertenecen a segmentos de mercado pr贸ximos entre s铆 y su compra puede estar motivada por la b煤squeda de complementariedad est茅tica". Igualmente sustent贸 su recurso en que, gracias al auge de las plataformas de comercio electr贸nico, es "habitual en el sector de la moda que los consumidores vean ropa y accesorios, como gafas, joyas y relojes, ofrecidos en los mismos puntos de venta."聽

Sin embargo, a pesar de esos s贸lidos argumentos, el Tribunal General emiti贸 una decisi贸n el pasado 18 de enero, en la cual consider贸 que la resoluci贸n de la Sala de Recurso de la EUIPO era acertada, pues entendi贸 nuevamente que los productos controvertidos son diferentes y rechaz贸 la existencia de riesgo de confusi贸n. Adem谩s, concluy贸 que Rolex no consigui贸 demostrar que el uso del signo impugnado perjudicar铆a la reputaci贸n de su marca en relaci贸n con los relojes, ya que el p煤blico pertinente no establecer铆a ning煤n v铆nculo entre dichas marcas.聽

En nuestra opini贸n, consideramos que el Tribunal General deber铆a haber avalado el criterio de la Divisi贸n de Oposici贸n de la EUIPO considerando que el v铆nculo entre los productos se basa en que la marca anterior es una marca de lujo, y que la realidad del mercado es que es muy habitual que este tipo marcas extiendan sus l铆neas a accesorios o productos complementarios, estableciendo un v铆nculo entre joyas, relojes, cosm茅ticos, gafas, bolsos y ropa. Por lo tanto, aunque la naturaleza, el destino y el modo de utilizaci贸n de los productos y servicios de venta al por menor de las partes no son los mismos, si se consideraron complementarios por la Divisi贸n de Oposici贸n de la EUIPO.

Asi mismo, es importante destacar que estamos ante un producto que es considerado un art铆culo de lujo de gama alta, cuya reputaci贸n es innegable. Teniendo en cuenta la realidad del mercado, se trata de un 谩mbito en el que la funcionalidad no es la preocupaci贸n exclusiva de los compradores, sino m谩s bien la est茅tica. Como declar贸 la Sala de Recurso "la bisuter铆a, as铆 como los relojes, se eligen a menudo por su capacidad de combinar bien, est茅ticamente, con las prendas de vestir". Esto no se limita 煤nicamente a las prendas de vestir (clase 25), sino tambi茅n a las gafas de sol (clase 9) y a otros accesorios, como los bolsos (clase 18), ya que estos productos pueden considerarse complementarios, puesto que cada vez se llevan m谩s y se eligen combinados. Por lo tanto, podemos concluir que existe una fuerte conexi贸n entre relojes y ropa de acuerdo con otras resoluciones an谩logas de la Sala de Recurso (07/09/2003, R 414/2002-4, Lost / Lost, 搂 10, 12 y 16/11/2018, R 2097/2018-5, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) y otros, 搂 78, 79).聽

Si a lo anterior le sumamos que estamos ante una marca con un renombre que claramente sobrepasa su 谩mbito aplicativo concreto, podr铆amos estar en presencia de 聽un caso claro de ventaja deslear o free-riding, pues existe el riesgo de que la imagen de la marca renombrada o las caracter铆sticas que proyecta se transfieran a los productos y servicios designados por la marca impugnada, con el resultado de que la comercializaci贸n de dichos productos y servicios se vea facilitada por su asociaci贸n con la marca renombrada anterior (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, 搂 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, 搂 40).

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta decisi贸n no es firme, pues Rolex cuenta con el plazo de dos meses para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que, de hacerlo, estaremos atentos al resultado.

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