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¿Puede instar la caducidad de una marca el responsable de su uso, a pesar de no ser el titular?

Friday, 14 of April of 2023

En septiembre de 2012 se suscribió un contrato de compraventa que incluía la transmisión de la marca WASA REAL ESTATE por parte de WASA REAL STATE GUIDE a JACOBSEN ENTERPRISES. Dicho contrato impedía a la demandada usar el signo WASA, a excepción del nombre WASA CONSULTING S.L, signo que se comenzó a utilizar por JACOBSEN desde el año 2012 para distinguir servicios inmobiliarios.

Tras haberlo firmado JACOBSEN no abonó el precio pactado en dicho contrato, por lo que instó la nulidad o resolución del mismo, siendo no obstante sus pretensiones desestimadas.

En 2016, JACOBSEN solicitó el registro de la marca española WASA REAL ESTATE en clase 36, que le fue denegado por la oposición formulada en base a la marca WASA REAL ESTATE GUIDE.  JACOBSEN interpuso entonces demanda solicitando la caducidad de la mencionada marca WASA REAL ESTATE GUIDE por falta de uso.  

Tanto en primera instancia como en apelación sus pretensiones fueron desestimadas.

El Alto Tribunal confirma los pronunciamientos en sendas instancias. Según la Sala si JACOBSEN no cumplió con la obligación de pagar que asumió por vía contractual, circunstancia que justificaría el efecto traslativo del dominio respecto de la marca y su consiguiente inscripción registral, por lo que pretender caducar dicha marca constituye un fraude de ley; más aun teniendo en cuenta que su uso efectivo depende -por virtud del citado contrato- de JACOBSEN y no del titular registral.

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