Desde su creación en 1984, el “Hermès Birkin” se ha convertido en uno de los bolsos más exclusivos y exitosos del mundo, siendo merecedor de una amplia protección en el “mercado tangible” (en adelante así referido por contraposición al metaverso).
Para poner al lector en antecedentes, el conflicto surge por la creación, y comercialización, por parte del artista estadounidense Mason Rothschild, de 100 NFTs en forma de Birkin:
Un NFT (por sus siglas en inglés, Non-Fungible Token) es un certificado digital de autenticidad que se asocia, mediante la tecnología blockchain, a un archivo digital. Ese archivo digital puede ser: una imagen, un vídeo, un audio, o… un Birkin, dependiendo de la ocasión. Con todo y en esencia, el NFT es una URL que da ciertos derechos sobre un activo digital.
Son muchos los artistas que se han lanzado al mundo de la expresión digital a través de la creación (y venta) de NFTs. De hecho, este “nuevo negocio” ha generado ya más de 3.000 millones de euros. Luego la cuestión, no es baladí.
En este caso, el precio de compra de un “Metabirkin” ha alcanzado los 42.000 dólares; a imagen y semejanza (e incluso por encima) del valor de su homólogo tangible.
Hermès ha interpuesto una demanda por infracción de derechos de marca contra el artista por: (i) el registro y uso del nombre de dominio “MetaBirkins.com”; y (ii) el uso sin justa causa de las marcas “Birkin” que le permite obtener una ventaja desleal de su renombre. En la misma demanda, Hermès solicita también la indemnización de los daños y perjuicios causados, incluyendo los beneficios obtenidos por el artista por la venta de los NFTs (que, a simple cálculo, no parecen ser modestos).
Por el contrario, el artista ha rechazado públicamente que sus creaciones infrinjan los derechos de propiedad industrial de Hermès y se escuda en el hecho de que sus NFTs consisten en obras de arte que reflejan Birkins imaginarios y, por ende, no ofrece ni vende Birkins.
En este contexto, resulta de especial interés abordar la siguiente cuestión:
¿Está preparada nuestra normativa de propiedad industrial e intelectual para solventar las futuras controversias que se generen en el entorno del metaverso?
En el “mercado tangible” el diseño del Birkin está protegido, entre otros, por la marca tridimensional de la Unión Europea Nº 4467247, cuya aptitud identificadora ha sobrevenido por su excepcional carácter distintivo. Además, su originalidad le ha valido para alcanzar protección por derechos de autor en algunos países (Véase Rg. 06/05280 Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 décembre 2007).
Así las cosas, parece que, desde el prisma de la legislación europea, las pretensiones de Hermès podrían accionarse sobre la base del Art. 9 del Reglamento 2017/1001 de Marca de la Unión Europea (RMUE), en virtud del cual el titular estaría legitimado para solicitar el cese en la conducta potencialmente infractora y consistente en el uso no autorizado, sin justa causa y con fines comerciales, de las marcas renombradas Birkin.
Por un lado, el registro por parte del artista del nombre de dominio “metabirkins.com” podría ser considerado como abusivo, ya que Hermès posee derechos previos sobre la marca denominativa Birkin y el artista carece de derechos legítimos sobre dicho término, lo que podría generar un riesgo de confusión sobre su origen comercial.
Por otro lado, el uso de la marca tridimensional Birkin para vender un Token No Fungible o un “Metabirkin”, también se podría enmarcar en una infracción marcaria al consistir en el uso de marcas renombradas sin autorización y sin justa causa, que además opera en provecho del artista, podría perjudicar la distintividad y/o renombre de las mismas.
Ahora bien, conviene hacer una diferenciación en este punto entre el contenido –el NFT per se– y el continente –el archivo (obra) al que da acceso–. Si asumimos que el NFT puede ser objeto de protección por derechos de autor cuando se reviste como una obra de arte (sin entrar aquí a debatir sobre el grado de originalidad exigible a estos efectos): ¿podría estar amparado ese uso por algún límite al ius prohibendi del titular de la marca?
En este sentido, el considerando (21) del RMUE contempla expresamente que “el uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial”.
En consecuencia, el titular marcario debería demostrar que el “uso artístico” del Birkin realizado por parte de Mason Rothschild no es conforme a las prácticas leales.
En relación con lo anterior, existen precedentes legales que podrían arrojar algo de luz sobre usos de marca en el ámbito artístico que han sido considerados como “leales”.
Por ejemplo, el equipo de fútbol Borussia demandó a uno de sus aficionados por comercializar un cuadro que representaba un partido de fútbol en el Westfalenstadion (también conocido por Signal Iduna Park) y en el que se utilizaban los signos distintivos del club tal y como estaban dispuestos en el estadio. Según argumenta el Tribunal de Dusseldorf, la finalidad de escenificar la realidad de un partido sin la intención de aprovecharse o de llevar a cabo un uso comercial que genere riesgo de confusión en cuanto su origen, es un uso circunstancial o inocuo de dichos signos distintivos.
Del mismo modo, el Tribunal de Justicia de Benelux en el caso Cedric Peers (A 2018/1/8 )falló a favor del artista y reconoció que no había infracción de marca pese a que el autor ilustraba botellas que (aunque no tenían parecido con las reales) se identificaban con la marca de Dom Pérignon.
Con todo, no parece que el uso realizado por Mason Rothschild se pueda reducir a un “uso artístico” e inocuo de la marca.
A mayor abundamiento, hemos de recordar que el Hermès Birkin también se encuentra protegido por derechos de autor en algunos países de la Unión Europea, lo que le permitiría oponerse a la reproducción, a la puesta a disposición y a la explotación económica de su obra (o de una derivada), por parte de un tercero sin su consentimiento.
Por último, reseñar las posibles implicaciones del presente caso sobre los intermediarios y/o los prestadores de servicios de la sociedad de la información, máxime cuando el Parlamento Europeo acaba de aprobar la propuesta de la Digital Services Act, que impone una mayor responsabilidad a estos actores. En este sentido, el sitio web en el que se comercializaban los NFT (Opensea) ha retirado los Metabirkins de su página, tras recibir un requerimiento de Hermès. Tras la retirada, el artista comenzó a ofrecer los NFT en su nombre de dominio <> que, según hemos podido comprobar, no está activo a fecha del presente.
En conclusión, existen herramientas jurídicas en nuestro ordenamiento que permitirían abordar un supuesto de hecho como el que se acaba de exponer. Sin embargo, será necesario que se produzca un desarrollo a nivel normativo y/o jurisprudencial que defina y determine la naturaleza jurídica de los nuevos activos digitales y su posible interacción con el resto de los derechos de exclusiva.
¡Seguiremos de cerca la evolución del asunto!