El diseñador barcelonés Jordi Nogués, creador de “BADTORO”, sigue en racha: consigue una importante victoria frente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, que ha visto desestimada su oposición contra la solicitud de marca europea “BADTORO”.
Desde la creación en 2005 de este toro de mirada desafiante, su incursión en el mercado no ha pasado desapercibida. Sus propios autores dieron vida a BADTORO para crear un icono que mostrase “a la vez nobleza y valentía”, dotándole de “una actitud humana que permitiese fácilmente generar empatía con un público joven”.
“BADTORO” se ha convertido en la base de un conjunto de productos pensados como suvenires, desde muñequitos hasta llaveros o sudaderas, bolsos, tazas y similares, que comenzaron a comercializarse en 2006 y pronto obtuvieron un notable éxito, sobre todo en las tiendas de los aeropuertos.
Sin embargo, lo que comenzó como una competencia real en tiendas y establecimientos, pronto se trasladó a los tribunales. La española Osborne, consciente del riesgo que representaban, inició en 2010 una batalla sin concesiones contra sus marcas europeas para evitar que accedieran a registro, aunque sin éxito, pues fue perdiendo en varias instancias. De hecho, Nogués acudió al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), corte con sede en Luxemburgo, para interponer dos recursos que anulasen las correspondientes decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, que impedían a la firma catalana utilizar el signo figurativo "BADTORO" (toromalo). El TGUE tuvo ocasión de pronunciarse, emitiendo en 2017 una decisión que establecía la inexistencia de riesgo de confusión y, por ende, permitiendo su uso y registro, como ya os contamos en nuestro blog.
De forma similar, en el caso que nos trae ahora, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro ha iniciado por su parte una guerra contra “BADTORO”, en aras de proteger la exclusividad de sus vinos procedentes de la región zamorana de Toro.
La estrategia seguida por el Consejo Regulador le ha llevado, con mayor o menor éxito, a intentar bloquear otras solicitudes de marcas que incluyeran el término “TORO”, como muestran las oposiciones interpuestas contra la solicitud de MUE nº 004000501 TORO DE PIEDRA, en clase 33, para vinos; la solicitud MUE nº 010158723 TORO AZUL, en clase 33, para vinos con Denominación de Origen Protegida TORO; la solicitud MUE nº 09918947 TOROVERDE, en las clases 29, 32 y 33, para vinos con Denominación de Origen Protegida TORO; la solicitud MUE nº 011108917 TOROLOCO, en la clase 33, para vinos; la solicitud MUE nº 011241941 LEONE E TORO, en la clase 33, para vinos con Denominación de Origen Protegida TORO; la solicitud MUE nº 011843133 ALMA DEL TORO, para las clases 32, 33 y 35, o la solicitud MUE nº 012796926 TRES TOROS 3, en la clase 33.
Tras años de litigios con Osborne, en 2018, JORDI NOGUÉS S.L. solicitó la marca BADTORO (1) esta vez con la intención de proteger en la clase 33 “Bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino); cócteles; aperitivos; vermut; sangría.”, lo cual, a ojos del Consejo Regulador, supondría una colisión directa con los registros de marca de su titularidad para proteger sus vinos en esa misma clase, a pesar de la expresa exclusión de los vinos en la solicitud.
(BADTORO 1)
A comienzos de 2019, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro interpuso oposición contra esta solicitud de la MUE núm. 17966918 “BADTORO” en clase 33, argumentando no solo la similitud entre esta y sus marcas protegidas en la Unión Europea - “TORO Denominación de Origen” (denominativa) y la gráfica (2) ; y en España, las marcas (3 y 4) , sino además la particular protección de los vinos toresanos a través del reconocimiento otorgado como Denominación de Origen.
(Gráfica 2)
(Marca 3)
(Marca 4)
En su escrito de oposición, hacía valer su derecho para interponerla de acuerdo con el artículo 8.6 del Reglamento de la Marca Europea (RMUE), precepto que confiere protección a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. .
A mayor abundamiento, el escrito estaba acompañado de una copia de la Orden 29-5-1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (BOE 2-6-1987, núm. 131, [pág. 16337]), en la que se reconoce la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Toro” y se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, otorgando competencias a este para la defensa de la Denominación de Origen, la aplicación de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento y control de la calidad de los vinos amparados por esta.
En la actualidad, las indicaciones geográficas de los vinos están protegidas por la legislación de la Unión Europea en virtud del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, conocido como "Reglamento sobre los vinos", cuyo artículo 93.1, letra a), entiende por "denominación de origen" el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales y debidamente justificados, de un país, utilizado para describir un vino que cumpla los requisitos establecidos en esa norma.
En sus argumentos, el oponente alega el renombre de sus vinos y la existencia de un claro riesgo de confusión para los consumidores en la comparativa de las marcas, defendiendo que la DOP Toro goza de un alto grado de reconocimiento entre el público relevante en España en relación con el vino; en una comparación visual de las marcas, el hecho de que la palabra "toro" estuviera presente en ambos implicaba, a su entender, un factor de similitud especialmente importante, siendo que el elemento figurativo del signo impugnado será considerado como un elemento decorativo sin mayor relevancia, y resultando por tanto el signo solicitado una “evocación” del origen del producto.
A la vista de lo anterior, entendía la existencia de una "utilización indebida o engañosa" de la DOP Toro al proporcionar el signo solicitado indicaciones falsas sobre el origen geográfico de los productos, con el resultado de beneficiarse de la calidad percibida de la DOP Toro, teniendo en cuenta que la solicitante es una empresa radicada en Barcelona y que no es miembro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. A pesar de que la nueva solicitud no pretendía la protección para vinos, el oponente defendía que los productos enfrentados competirían entre ellos y también que son complementarios al poder ser destinados a formar bebidas alcohólicas, constituyendo un ingrediente de las mismas, es decir, conforme a criterio jurisprudencial, serían productos "comparables" por presentar características objetivas comunes, como el método de elaboración, el aspecto físico del producto y la utilización de las mismas materias primas, u otros factores relevantes, como la posibilidad de su consumo en idénticas ocasiones y los idénticos canales de distribución y métodos de comercialización.
La mala noticia para el Consejo Regulador ha llegado recientemente con la Decisión de la División de Oposición, de 20 de diciembre de 2021, que resuelve este asunto con una rotunda desestimación total de la oposicion Nº B 3072507 y condena en costas al oponente.
En su resolución, rechaza todos los argumentos esgrimidos por la oponente, haciendo una valoración que podemos resumir en lo siguiente:
(i) En primer lugar, considera insuficiente la prueba presentada para fundamentar debidamente el derecho anterior y justificar el derecho a presentar oposición, porque la oponente no basa su reivindicación en la Denominación de Origen Protegida “Toro”, sino en base a la existencia de cuatro marcas anteriores (derechos citados en el periodo de oposición y probados a través de enlaces en el escrito para la justificación en línea) que no quedan debidamente acreditados. La División considera que el único documento presentado junto con el escrito de oposición con relación a la DOP “Toro” (la Orden 29-5-1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) no es un documento oficial, y que la presentación de los extractos registrales con relación a la existencia de la DOP “Toro” se realiza en la fase de justificación de la oposición, fase procedimental en la que no es posible alegar la existencia de derechos no invocados previamente en la fase de oposición.
(ii) En cuanto al renombre de los vinos con Denominación de Origen Toro, se desestima la oposición porque no fue presentada prueba alguna del renombre, ni tampoco se incluyó en el escrito argumentación relativa al perjuicio que podría suponer el uso del signo impugnado, se desestimada como infundada la oposición en lo concerniente a este motivo.
(iii) En lo relativo al riesgo de confusión, la valoración de la División se centra en la comparativa con el registro de marca de la Unión Europea n.º 12785192 “TORO Denominación de Origen” (denominativa) al ser la que resulta más similar dentro de las de mayor alcance geográfico. Y estima, en esencia, que existen diferencias de conjunto suficientes para evitar el riesgo de confusión, en especial por la predominancia y carácter de fantasía del gráfico del toro y del vocablo “BAD”.
Por tanto, estos argumentos llevan a determinar que no existe riesgo de confusión respecto de este registro, y aplica los mismos criterios para desestimar la oposición respecto de los demás registros anteriores.
Tras este revés, para el Consejo Regulador aún queda la posibilidad de interponer recurso contra esta decisión desestimatoria, e intentar en la segunda instancia una resolución favorable que impida el registro de “BADTORO”.
Escrito por: Davinia Pérez