Sentencia núm. 1505/2025 del Tribunal Supremo (Sección 1ª, Sala de lo Civil) de 28 de octubre (Recurso 9487/2021)
El Grupo Bimbo es titular, desde el año 1962, de la reconocida marca “DONUT” para designar productos de la clase 30 (productos de bollería). Asimismo, desde 1994, cuenta con el registro de la marca nacional “DOGHNUTS”.
La empresa Atlanta Restauración, tenía registrado el término “Redondoughts” y lo usaba para identificar unas rosquillas que ofrecía a través de su página web. En la descripción se refería a las mismas como “DONUT”.
En vista de ello, Bimbo interpuso una demanda frente a Atlanta, alegando que sus actos suponían un riesgo de confusión con sus marcas, así como actos de competencia desleal.
La demanda fue desestimada íntegramente en primera instancia, y tras recurso de Bimbo, la Audiencia Provincial se acogió al fallo de la instancia anterior, declarando que era indiferente que la marca “DONUT” fuera notoria si no había semejanza entre los signos en conflicto. Adicionalmente, la Audiencia apuntó que se había producido una vulgarización del signo, en tanto que la Real Academia Española (RAE) reconocía el término “dónut” como un tipo de rosco.
Inconformes con lo anterior, Bimbo acudió al Tribunal Supremo, que alcanzó las siguientes conclusiones:
El derecho que otorga la marca no es absoluto (artículo 37 LM). De esta forma, el titular de un signo registrado no puede impedir que un tercero haga uso del mismo en el tráfico económico cuando se emplea para dar indicaciones descriptivas de alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por este tercero.
Ahora bien, el uso descriptivo que se haga de la marca debe ser leal, respetando los intereses legítimos del titular de la marca. Un aprovechamiento indebido de carácter renombrado de la marca sí se considerará desleal.
La RAE recoge el término “dónut” con tilde, derivando de su pronunciación en español, y con mención expresa a que proviene de la marca registrada “DONUT”, lo que excluye la genericidad conforme al artículo 35 LM.
El Alto Tribunal concluye que Atlanta utilizó en su catálogo el signo “DONUT” y no el término “dónut”, pudiendo haber utilizado cualquier otro término similar como roscos o berlinas para describir el mismo producto, sin necesidad de uso de la marca ajena. En consecuencia, la actuación de Atlanta fue desleal respecto de los intereses legítimos de Bimbo, por cuanto afecta al renombre de su marca, su carácter distintivo y exclusividad en el tráfico económico. El recurso de casación es estimado.