El 17 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona planteó una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el TJUE), a raíz de un procedimiento judicial iniciado por la filial española del Grupo Schweppes, Schweppes, S.A., contra las sociedades Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L., por la infracción de sus derechos de propiedad industrial ostentados sobre la marca Schweppes® en España, consistente en la importación y comercialización en España de tónicas identificadas por la marca Schweppes®, las cuales proceden del Reino Unido y no han sido fabricadas por el titular de la marca en España (Schweppes International Limited) o por un tercero autorizado por ella, sino por el Grupo Coca-Cola, titular de la marca en el Reino Unido a raíz de una cesión voluntaria de la marca Schweppes® en este Estado miembro (entre otros). Las partes en el procedimiento, así como la República Helénica, el Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea, presentaron sus observaciones escritas, tras lo cual se celebró una vista oral en la sede del TJUE.
El pasado 12 de septiembre de 2017, el Abogado General Sr. Paolo Mengozzi dictó sus conclusiones sobre este asunto, proponiendo al TJUE los siguientes elementos de respuesta:
(i) Según el Abogado General, la cesión voluntaria por el Grupo Schweppes de parte de sus derechos exclusivos sobre la marca Schweppes® a Coca Cola ni enerva un menoscabo de la función distintiva de la marca, ni implica la aplicación per se la doctrina del agotamiento del derecho conferido por la marca, es decir, la imposibilidad para el Grupo Schweppes de oponerse a la importación y comercialización en España de productos identificados con la marca Schweppes® fabricados por Coca-Cola;
(ii) El Abogado General no considera que el Grupo Schweppes haya fomentado, junto con Coca-Cola, una imagen global y unitaria de la marca Schweppes® después de su fragmentación, y que por lo tanto, haya perdido el derecho de oponerse a las importaciones en España de tónicas Schweppes® fabricadas por Coca-Cola, toda vez que es legítimo que el Grupo Schweppes reivindique la historia, así como el origen británico y común de la marca Schweppes® en la presentación de sus productos o en su publicidad, ya que ello le permite preservar el valor adquirido por el signo Schweppes® desde su creación;
(iii) El Abogado General tampoco considera que el Grupo Schweppes haya ejercido sus derechos de propiedad industrial de forma discriminatoria y arbitraria entre los Estados miembros, por no actuar contra aquellos distribuidores que comercializan los productos Schweppes® fabricados por Coca-Cola en plataformas de compra online, toda vez que esta actitud pasiva del titular de la marca no implica su consentimiento a dicha comercialización;
(iv) El Abogado General analiza la tesis abordada por la Comisión Europea, tanto en su escrito de observaciones como en la vista oral, según la cual el agotamiento del derecho conferido a la marca puede producirse cuando la comercialización de productos identificados con marcas paralelas idénticas estén sometidas a una política y estrategia comerciales únicas llevadas a cabo por los titulares de estas marcas. En este sentido, el Abogado General considera que también pueden existir vínculos económicos entre dos personas distintas, cada una titular de derechos paralelos a nivel nacional, cuando las mismas actúan en la explotación de la marca como si fuera un único centro de intereses.
En este sentido, propone reforzar la jurisprudencia existente en la materia, en el sentido que es posible que los titulares de marcas paralelas con un origen común puedan considerarse vinculados económicamente, a efectos de la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho conferido a la marca, cuando existe una coordinación de sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control único sobre el uso de dichas marcas. Ahora bien, considera que el concepto de control único solamente puede ser de aplicación cuando los titulares de las marcas paralelas se ponen de acuerdo para explotar las marcas de manera conjunta, adoptando una estrategia comercial destinada a preservar y mantener la imagen de marca unitaria de los signos en el mercado, lo cual ocurriría cuando se cumplen los siguientes requisitos: (i) los titulares de las marcas paralelas tienen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos en los que se ha estampado la marca así como (ii) la facultad de controlar la calidad de los productos en los que se ha estampado la marca.
(v) Finalmente, el Abogado General considera que el importador de los productos puede demostrar la existencia de control único entre los titulares de las marcas paralelas a través de un conjunto de indicios precisos y concordantes, a los cuales el titular de la marca podrá oponerse demostrando que no existe ningún tipo de acuerdo o coordinación con el titular de la otra marca en el país importador.
(vi) En cualquier caso, concluye que el examen de la prueba y de las circunstancias fácticas para determinar el cumplimiento de los requisitos para enervar la aplicación del agotamiento del derecho de marca corresponderá al juez nacional, quien deberá entonces determinar si existe o no unicidad de control en la explotación de la marca Schweppes® entre Coca-Cola y el Grupo Schweppes.
En definitiva, la proposición de respuesta elaborada por el Abogado General refuerza la doctrina del TJUE relativa al equilibrio entre la protección del derecho de marca y la libre circulación de mercancías, y más concretamente a los criterios de aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho conferido a la marca en supuestos de fraccionamiento de derechos exclusivos paralelos con un origen común (Sentencias Hag II de 17 de octubre de 1990, asunto EU:C:1990:359, e Ideal Standard, de 22 de junio de 1994, asunto EU:C:1994:261), por lo que quedamos ahora a la espera de ver lo que decidirá finalmente el TJUE en Sentencia.
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