Una pregunta que en ocasiones nos hacen nuestros clientes es si el uso que se hace de una marca anterior y/o el que se pueda hacer de la nueva solicitud de marca son factores que se puedan tener en cuenta en procedimientos de oposición ante la EUIPO, a la hora de valorar la similitud entre los signos enfrentados.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Tribunal General, en Sentencia de 21 de abril (asunto T-44/20).
Esta Sentencia trae causa de un procedimiento de oposición iniciado por Chanel contra una solicitud de marca de la UE de Huawei Technologies Co. Ltd., solicitada para diferentes productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional y consistente en el siguiente elemento figurativo:
Chanel presentó oposición contra esta solicitud de marca invocando dos motivos diferentes:
Riesgo de confusión con respecto a una marca nacional francesa registrada en clase 9, consistente en el elemento figurativo que se reproduce a continuación:
Aprovechamiento indebido o menoscabo para la reputación de su marca nacional francesa en clases 3, 14, 18 y 25, consistente en el elemento figurativo que se reproduce a continuación:
Tras ser rechazada la oposición por la División de Oposición y desestimado el posterior recurso presentado por Chanel ante la Sala de Recursos de la EUIPO, el asunto no ha corrido una suerte distinta ante el Tribunal General.
Chanel consideraba que la solicitud de marca de Huawei podía ser similar a su marca reputada anterior en grado medio-alto cuando la misma se rotaba 90 grados y al menos en grado medio con su marca anterior francesa respecto de la que sólo invocaba la existencia de confusión si se efectuaba igualmente dicha rotación de la marca opuesta.
No obstante, antes de comparar la marca solicitada por Huawei con los dos derechos invocados por Chanel, el Tribunal General deja claro (como cuestión preliminar) que, a la hora de valorar la similitud entre dos signos, éstos deben compararse tal y como están protegidos –es decir, en el caso del signo anterior tal y como fue registrado y en el caso de la marca opuesta tal y como fue solicitada–, sin que se pueda tener en consideración cualquier posible rotación cuando se usen en el mercado.
Así, comparando los signos en la orientación en la que fueron registrados y solicitados, respectivamente, el Tribunal General llega a la conclusión de que no existe similitud entre ellos y desestima el recurso, al faltar el requisito necesario para apreciar tanto la existencia de riesgo de confusión, como para otorgar la protección reforzada que se dispensa a las marcas renombradas.
No obstante, aunque a la hora de comparar dos signos, la comparación se deba hacer teniendo en cuenta la forma en la que fueron registrados o solicitados, el uso que de las marcas enfrentadas se haga no siempre es irrelevante a los efectos de la oposición.
De hecho, debe tenerse en cuenta que el uso que de la marca registrada anterior se haga sí puede afectar al resultado de un procedimiento de oposición, cuando dicha marca anterior está sujeta a la obligación de uso en el momento de la solicitud de la marca opuesta y, por lo tanto, se tenga que acreditar su uso (a petición del solicitante) dentro del procedimiento de oposición.
En ese caso, el uso de la marca registrada sí es relevante y sí puede condicionar el resultado de la oposición. En particular, cuando la marca anterior no se usa, no se usa para la totalidad de los productos o servicios que cubre el registro, o no se usa tal y como está registrada, sino en una forma que pueda entenderse que altera su carácter distintivo.
De hecho, a la hora de valorar la viabilidad de un potencial registro de marca en vista de la existencia de marcas anteriores, o cuando ésta ya ha recibido oposición, debe tenerse en cuenta, como un factor relevante y condicionante, la existencia de uso de las marcas anteriores detectadas o que son base de dicha oposición.
Lo mismo sucede si se trata de valorar el posible éxito de una oposición iniciada por nosotros contra una nueva solicitud.