Se acercan unas fechas del año en las que se respira un ambiente especial –unos lo llaman la magia de la Navidad–, en las que se suceden las invitaciones a toda clase de comidas y cenas, de manera que unas veces ponemos mesa y mantel y en otras ocasiones nos toca ir “de servilleta prendida”.
En la reciente Sentencia del Tribunal General (Sala Novena, de 17 de noviembre de 2021 (Asunto T-538/20) )se combinan ambas cosas: la ropa de mesa y la magia. Es una sentencia interesante por diversos aspectos, a los que nos referiremos de manera sucinta –pues un análisis exhaustivo de ellos excedería el objeto de este post–, pero que sin duda merece un artículo de mayor profundidad y enjundia.
El conflicto que dio origen a la citada Sentencia se suscitó entre un ciudadano de Barcelona, al que nos referiremos como Sr. Guasch, y la mercantil Nap-Kings, S.L., con domicilio en Madrid.
El Sr. Guasch solicitó un dibujo o modelo comunitario, que se reproduce a continuación (al que llamaremos el diseño controvertido) en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)), y que, según la clasificación del Arreglo de Locarno (clase 6.13), estaba destinado a aplicarse a “Paños de limpieza, ropa de mesa”:
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Dado que la EUIPO no realiza un examen sustantivo de novedad ni de carácter singular, el diseño controvertido se registró, publicándose en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.
En estas circunstancias, Nap-Kings, S.L. presentó una solicitud de nulidad del diseño controvertido, invocando la causa contemplada en el artículo 25.1 b) RDC, por no cumplir los requisitos de novedad y carácter singular y por contravenir lo dispuesto en el art. 8.1 RDC (según el cual “no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”).
En cuanto a la alegada falta de novedad y carácter singular, Nap-Kings basaba su solicitud de nulidad en el diseño de una servilleta que aparece en la publicación The Classics of Magic, de Tom Osborne, Napkin Folding, divulgado con anterioridad:
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La División de Anulación de la EUIPO estimó la solicitud de nulidad, entendiendo que el diseño controvertido carecía de novedad y carácter singular. Dicha decisión fue recurrida por el Sr. Guasch, pero la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó su recurso y, en síntesis
(i) desestimó la excepción de cosa juzgada propuesta por el Sr. Guasch, por considerar que la resolución anterior invocada por éste en apoyo de tal excepción no había examinado el dibujo o modelo anterior publicado en The Classics of Magic.
(ii) entendió, en cuanto a la falta de novedad y carácter singular, que la divulgación de un diseño similar en la publicación The Classics of Magic permitía presumir que tal dibujo había sido conocido por los círculos especializados del sector de que se trata en la Unión Europea y que las pruebas presentadas por el Sr. Guasch no habían desvirtuado dicha presunción.
(iii) confirmó, a pesar de que los diseños en conflicto no eran idénticos, la inexistencia de carácter singular, dado que ambos producían la misma impresión general en el usuario informado (el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que conoce los paños de limpieza y la ropa de mesa).
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El Sr. Guasch interpuso recurso ante el Tribunal General (TG) sobre la base de tres motivos:
- Infracción del artículo 52.3 RDC. Excepción de cosa juzgada;
El Sr. Guasch alegaba que la resolución impugnada infringía el art. 52.3 RDC, según el cual “la solicitud de declaración de nulidad no será admisible cuando un tribunal de dibujos y modelos comunitarios haya resuelto en sentencia firme entre las mismas partes una solicitud relativa a la misma materia y con idéntica causa”, por lo que la EUIPO debía haber desestimado la solicitud de declaración de nulidad, ya que había habido una solicitud de declaración de nulidad anterior entre las mismas partes, que fue desestimada por el Tribunal Español de Dibujos y Modelos Comunitarios, con el mismo objeto y con idéntica causa.
El caso es que el dibujo o modelo anterior al que ya nos hemos referido, publicado en The Classics of Magic, en el que se basaba la solicitud de nulidad del diseño controvertido formulada ante la EUIPO, no había sido invocado en el procedimiento anterior, pero el Sr. Guasch argumentaba que comoquiera que el mismo ya existía en aquel momento, Nap-Kings debería haberlo invocado en el procedimiento ante el Tribunal nacional, no pudiendo hacerlo en la solicitud de nulidad posterior (artículo 52.3 RDC y artículos 222 y 400 LEC).
Sin embargo, el TG recuerda que para que opere la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 52.3 RDC, la solicitud resuelta por el tribunal de dibujos y modelos comunitarios debe ser no sólo entre las mismas partes y relativa a la misma materia, sino también con idéntica “causa”.
En este sentido, el TG destaca que según la sentencia núm. 254/15 del Tribunal Supremo, la causa petendi comprende no solo la indicación del fundamento jurídico (la falta de novedad o de carácter singular) sino también el dibujo o modelo anterior que se invoca como idéntico o con una impresión general no distinta.
Consecuentemente, el Tribunal declaró que no concurría uno de los requisitos de identidad para la aplicación de la excepción de cosa juzgada, entre otros motivos porque, al no haber ninguna sentencia anterior que se hubiera pronunciado sobre la nulidad del diseño controvertido en relación con el dibujo o modelo aparecido en la publicación The Classics of Magic, no existía riesgo de resoluciones contradictorias –interés protegido por el artículo 52.3 RDC–.
- Infracción del artículo 7 de dicho Reglamento. Divulgación
Existe divulgación cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector industrial de que se trate, que operen en la Unión.
En relación con lo anterior, la Sala de Recurso de la EUIPO había estimado, en esencia, que los libros publicados en Estados Unidos se leen habitualmente en la Unión, que el libro que aparece en la publicación The Classics of Magic estaba disponible en Internet y que, con independencia de la fecha de las pruebas presentadas, nada permitía suponer que dicho libro no estuviera disponible antes de la fecha de solicitud del diseño controvertido.
Frente a ello, el Sr. Guasch alegó que la publicación The Classics of Magic es un libro de magia publicado en los Estados Unidos, y que no pudo ser conocido por los círculos especializados del sector de las servilletas y de la ropa de mesa en la Unión Europea sino por azar.
En su consecuencia, el Sr. Guasch no discutía la divulgación del dibujo o modelo, sino simplemente que, habiendo aparecido en ese libro de magia, pudiera haber sido razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector en la Unión Europea. Hay que decir que correspondía al Sr. Guasch demostrar lo contrario –esto es, que las circunstancias del caso podían impedir razonablemente que esos hechos fueran conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate en el tráfico comercial normal–. La refutación de esa presunción parece tarea complicada. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el concepto de círculos especializados del sector no se limita a las personas que intervienen en la creación de dibujos o modelos y en la fabricación de productos basados en tales dibujos o modelos, sino que los comerciantes también pueden formar parte de los círculos especializados del sector en cuestión –el art. 7.1 RDC no establece restricción alguna respecto al tipo de actividad–. Así, para determinar si tales círculos podían tener razonablemente conocimiento del citado diseño, se deben analizar circunstancias como sus costumbres y comportamiento, el ámbito de sus actividades, etc. Por lo tanto, la pregunta que surge inmediatamente es ¿hasta qué nivel de conocimiento se puede exigir a los círculos especializados del sector? (piénsese que estamos hablando de círculos especializados del sector de la ropa de mesa y que el diseño anterior había aparecido publicado en un libro de magia).
Pues bien, el TG considera que: (i) la Sala de Recurso no erró al entender que los libros publicados en Estados Unidos se leen comúnmente en la Unión, al ser el inglés oficial en varios Estados miembros y hablarse ampliamente en la Unión, por lo que podía estimarse acreditada la divulgación de dicha obra en la Unión; (ii) el que las pruebas de la disponibilidad del libro en Internet, a través de Amazon, fueran posteriores a la fecha de registro del diseño controvertido no permitía excluir una difusión en Internet anterior a esa fecha, dada la época de publicación del libro y de concesión de los derechos de autor (1945) y el hecho de el libro se mantuviese en el mercado; (iii) a pesar del título del libro y de que su autor fuera un mago, de su contenido se desprendía que estaba dedicado exclusivamente a las diferentes formas de doblar servilletas (productos objeto del diseño controvertido). Además, el autor del libro presentaba el dibujo o modelo anterior como la forma más habitual y notoria de representar una servilleta, por lo que concluía el TG que los profesionales del sector de la ropa de mesa no habrían podido tener conocimiento de dicho dibujo solo por azar.
- Infracción del artículo 25.1 b) en relación con el art. 6 RDC. Carácter singular
La Sala de Recurso de la EUIPO apreció que los dibujos o modelos en conflicto producían la misma impresión general en el usuario informado, afirmación que el Sr. Guasch cuestionaba en su recurso, alegando diferencias que el usuario informado podía percibir.
Así, siendo ambos dibujos o modelos cuadrados con un recuadro perimetral punteado, el Sr. Guasch invocaba la diferencia entre sus bordes interiores, alegando que el del modelo anterior presentaba trazos más largos y separados, mientras que el diseño controvertido presentaba puntos más cortos y menos distanciados, con una función ornamental más allá de la mera función técnica dirigida a evitar el deshilachado de los bordes de la servilleta.
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Sin embargo, el TG señala que tal diferencia solo es visible por el hecho de que el dibujo o modelo anterior está dibujado a mano alzada (lo que hace que el punteado sea irregular) y que la percepción esencial producida por ambos diseños es la de elementos discontinuos, pero que forman una misma línea perimetral, por lo que no se trata de una diferencia que pueda afectar a la impresión general producida por cada uno de los dibujos o modelos en conflicto.
Además, el TG añade que (i) dado el considerable grado de libertad del autor, este habría podido elegir otras muchas formas perimetrales si quería conferir al borde una función ornamental distinta de la mera función técnica; y que (ii) el recuadro que figura en el diseño controvertido no tiene una función ornamental distinta de la función técnica que cumple sino, a lo sumo, una doble función, técnica y ornamental, y que esta podía haberse buscado de forma autónoma con muchas otras formas de bordes en relación con el perímetro exterior de la servilleta. En cambio, el que el perímetro interior esté a escasa distancia del perímetro exterior y paralelo a este confirma que su función principal es evitar el deshilachado de los bordes de la servilleta.
Por todo ello, el TG concluye que las diferencias invocadas por el recurrente no son suficientes para que el diseño controvertido produzca en el usuario informado una impresión general distinta, por lo que el diseño controvertido carece de carácter singular.
A modo de breves conclusiones sobre la resolución que comentamos –de nuevo, sin perjuicio de un análisis más exhaustivo–, si tuviera que destacar dos serían las siguientes:
De un lado, y en cuanto a la excepción de cosa juzgada, que cuando se solicita la nulidad de un diseño sobre la base de un dibujo o modelo sobre el que no se hayan pronunciado hasta el momento los Tribunales, no habrá identidad de causa, pues esta requiere no solo que se invoquen las mismas disposiciones legales en apoyo de la solicitud, sino también que estas tengan por objeto los mismos dibujos o modelos en conflicto (los mismos hechos).
Y de otra parte, por lo que respecta a la divulgación del diseño similar, el amplio prisma bajo el que el TG examina el concepto de divulgación, considerando, de manera genérica, que los libros publicados en Estados Unidos se leen habitualmente en la Unión Europea y que el libro que aparece en la publicación The Classics of Magic estaba disponible en Internet, sin conceder excesiva importancia al hecho de que se trataba de un libro de magia, y que los círculos especializados del sector estaba integrados, básicamente, por personas involucradas en la creación, manufactura y comercialización de productos de ropa de mesa. Al no considerar el TG que el citado diseño no pudo ser conocido por los círculos especializados del sector de las servilletas y de la ropa de mesa en la Unión Europea sino por azar, parece que adopta un concepto de divulgación generosamente amplio.
Finalmente, y dejando de un lado disquisiciones jurídicas, llama la atención que, para desafiar la novedad y el carácter singular del diseño controvertido, se tuviera que recurrir a un libro de magia publicado en Estados Unidos, cuando a priori las características del citado diseño invitan a pensar que debiera de haber un gran número de antecedentes que produzcan en el usuario informado una misma impresión general.
En resumen, y si se me permite el chascarrillo, el diseño de la servilleta de la publicación The Classics of Magic era “el conejo en la chistera” de Nap-Kings. Y los motivos en los que el Sr. Guasch basó su recurso ante el TG, y con los que intentó atacar dicha anterioridad –tanto en cuanto a la cosa juzgada como en cuanto a la divulgación–, perecieron ambos. Los pronunciamientos del TG se podrían resumir en un: “Nada por aquí, nada por allá”.