Sin temor a equivocarnos, se puede decir que junto con el cese de la conducta infractora la acción de daños es la “joya de la corona” a la hora de plantearse la interposición de una demanda en defensa del derecho de marca.
No son pocos los supuestos en los que, por una u otra cuestión, y a pesar de haberse reconocido la existencia de actos de infracción, las pretensiones indemnizatorias del actor no se ven colmadas. Y es que la acción resarcitoria puede resultar compleja incluso para los propios abogado, teniendo además en cuenta la -en ocasiones- falta de homogeneidad de la interpretación de nuestros tribunales..
Dicho sea lo anterior, y sin ánimo de exhaustividad, se incluyen a continuación algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de plantear la mencionada acción:
i) Es importante tener en cuenta que la LM diferencia varias bases de imputación de responsabilidad en materia de daños.
Así las cosas, se habla en primer lugar de una responsabilidad objetiva que deriva de la comisión de ciertos actos (colocar el signo en los productos o su embalaje, así como la comercialización de los mismos por primera vez).
En segundo lugar, existe una suerte de imputación subjetiva para aquellos casos en los que i) el demandado haya sido requerido y como tal conoce la posible infracción, ii) se hubiera actuado mediando culpa o negligencia o iii) la marca en cuestión fuera renombrada.
ii) Dependiendo de la base de imputación aplicable al caso concreto el demandado responderá por unos daños u otros.
Como apunta la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sentencia nº 352/2023 de 7 de marzo de la Sala de lo Civil) si nos encontramos en un supuesto de imputación subjetiva únicamente habrá obligación de abonar daños y perjuicios desde la fecha en la que se acredita el hecho del que deriva la misma (por ejemplo, en el caso del envío del requerimiento al infractor, desde la fecha de recepción de dicho requerimiento). Sensu contrario, esta limitación temporal no tendrá lugar en aquellos supuestos donde la atribución de responsabilidad derive del criterio objetivo.
La mencionada jurisprudencia matiza corrientes que hasta la fecha han abogado por una indemnización en todo caso y que deriva de manera indefectible de la existencia de actos de infracción.
iii) En caso de optar para el cálculo del quantum indemnizatorio por el beneficio del demandado, es importante tener en cuenta que este beneficio puede ser cero. Por lo tanto, puede ser recomendable verificar en las cuentas anuales del potencial infractor los resultados de explotación para comprobar este extremo. En algunos casos, se han constatado empresas con facturaciones elevadas pero con resultados negativos, lo que ha llevado al tribunal a no conceder daños a la parte demandante, ya que la pretensión de ésta se basaba en los beneficios realizados.
iv) En general, el método más aceptado para el cálculo de los daños y perjuicios es el basado en la regalía hipotética, articulado habitualmente mediante un canon de entrada fijo y regalías calculadas en base a la facturación del infractor. Este método resulta a priori más favorable para el titular de derechos, ya que no depende tanto, en comparación por ejemplo con el cálculo basado en los beneficios del demandado, de la documentación que aporte el infractor. No obstante, no es menos cierto que este criterio implica ciertos problemas prácticos a la hora por ejemplo de determinar el canon de entrada o el propio royalty variable, especialmente en aquellos casos en los que el actor no concede licencias y como tal, no existe un sustrato en el que basar nuestros cálculos.
v) En relación con el 1% de la cifra de negocio realizada con los productos o servicios infractores, aunque tradicionalmente se ha entendido que dicha cantidad corresponde en todo caso al actor que ha visto confirmada la existencia de infracción, el Tribunal Supremo ya ha puesto de manifiesto (Sentencia nº 516/2019 de 03 de octubre de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo) que lo anterior no tiene por qué ser así siempre y en todo caso y que la previsión del 1% no es equivalente a una obligación legal de indemnización.
vi) Si los actos de infracción alegados forman parte de una serie (actos continuados) es recomendable tener en cuenta que cada uno de esos actos se valora de manera independiente a efectos de determinar si la acción sobre el mismo ha prescrito -y como tal la infracción sobre el mismo- no es indemnizable o no (Sentencia nº 184/2014 de 15 de abril de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo); Sentencia C-186/18 - José Cánovas Pardo, de 14 de octubre de 2021, del Tribunal de Justicia de la UE).
vii) En sede de derechos de propiedad industrial, por aplicación de lo dispuesto en la Ley de Patentes, todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución. Así las cosas, no será necesario aportar junto con la demanda un informe pericial cuantificando los daños que se solicitan, aunque sí deben de fijarse las bases de su cálculo.
viii) Si bien es cierto que en determinadas ocasiones se ha venido derivando la obligación de indemnizar sin necesidad de probar el daño concreto causado, especialmente cuando se ha escogido un criterio como el de la cantidad a tanto alzado (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Sección 1 número 98/2016 de 19 de febrero), no es menos cierto que -siempre que sea posible- será conveniente proporcionar al juez aquellos elementos de los que se derive la existencia del citado daño.