La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) clasifica las marcas hasta en diez tipos o formatos. Dentro de dicha clasificación queda comprendida la tipología correspondiente a las marcas tridimensionales, donde a su vez podemos encontrar una subcategoría concreta; las marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto o de su envase.
Esta subdivisión tan específica es, posiblemente, la que más dificultades puede experimentar a la hora de acceder al registro (véase el comentario que hicimos al respecto en el siguiente link). Como es sabido, el requisito fundamental e indispensable de toda marca que pretenda ser reconocida como tal es el de la distintividad, la cual se encuentra inevitablemente ligada a la función indicadora del origen empresarial.
Normalmente los signos objeto de las solicitudes de marca que no tiene carácter genérico ni descriptivo poseen carácter distintivo de origen y, por tanto, podrán acceder al registro sin mayor problema. En cambio, los que carezcan de esa distintividad en el momento de la solicitud tendrán vedado el registro por aplicación del artículo 5, punto 1, b) de la Ley de Marcas 17/2001, aunque dicha situación puede cambiar si el uso que se haga de los mismos durante el transcurso del tiempo llega a generar la imprescindible distintividad.
Esta es la llamada distintividad sobrevenida o adquirida, que podríamos definir como la situación en la que un signo ya no es percibido como descriptivo o genérico de los productos a los que se aplica, sino que el consumidor lo percibe como una verdadera marca, capaz de distinguir los productos o servicios en el mercado. Es una suerte de camino contrario a la vulgarización de las marcas.
Como hemos mencionado, es más complicado que se aprecie la distintividad de estas marcas debido a la propia naturaleza de las formas tridimensionales. Ello trae causa del hecho de que la distintividad de las marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto o su envase se ve afectada por la percepción que los consumidores tienen de la misma. Existe un consenso por el que generalmente se asume que el consumidor medio no percibe el origen empresarial de un producto atendiendo al envase (forma) de éste al margen de todo elemento gráfico o de texto. Estamos hablando del principio de separabilidad entre signo y producto, según el cual esta tipología de marcas tendría un mayor riesgo de confusión derivado de su cuestionada capacidad para indicar el origen empresarial.
Para salvar esta prohibición, los signos que pretendan ser registrados como marca tienen dos posibilidades: acreditar su distintividad inherente o intrínseca como tal (véase el caso de Guerlain en el siguiente link), o en cambio, optar por la vía de la distintividad sobrevenida o adquirida mediante el uso. Y es que los criterios que se aplican para examinar la distintividad adquirida giran en torno al uso previo que se haga del signo en cuestión, destacando la cuota de mercado poseída por la marca, la extensión geográfica y la intensidad y la duración del uso.
Algunas acciones que pueden ponerse en práctica a fin de alcanzar la distintividad sobrevenida son la asistencia a ferias, la publicidad y el marketing digital, entre otras acciones que ayuden a que el público objetivo conozca la marca y pueda identificar el origen empresarial del producto a través de ella. Tengamos en cuenta que una alta intensidad en el uso -como la que pueda ofrecer la difusión de una marca a través de redes sociales o apps- puede reducir el elemento temporal que generalmente se considera necesario; la inversión en promoción de la marca llega a ser clave. Actualmente podemos citar casos de marcas que se han construido exclusivamente a través de las herramientas que nos proporcionan algunas plataformas de Internet. Pensemos en la marca de gafas Hawkers, cuya estrategia de marketing a través de Facebook Ads resultó crucial en su éxito y difusión; de esta manera vemos como un uso intensivo del signo puede precipitar el conocimiento generalizado por el público.
Veamos ahora algunos ejemplos significativos de marcas tridimensionales que han conseguido acreditar su carácter distintivo sobrevenido: la icónica figura de Lego, la famosísima botella estriada de Coca Cola, la célebre barra de chocolate de Toblerone, la conocidísima caja del menú infantil Happy Meal o la botella de agua mineral Perrier.
Por supuesto, estos signos son marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto o de su envase. Seguramente, si nos remontáramos muchos años atrás, a un momento en el que los productos citados no eran tan conocidos, esas marcas tridimensionales habrían tenido dificultades para acceder al registro. En la actualidad su renombre y difusión resulta incontestable, sobre todo debido a la intensidad en el uso de las marcas y a las inversiones en publicidad que se han hecho de ellas, que han conseguido que el público objetivo las conociera, identificando su origen empresarial. En otras palabras, dichas marcas tridimensionales han ganado distintividad.
En el lado contrario, tenemos casos de signos tridimensionales que han tratado de acceder al registro marcario sin éxito, al no haber podido acreditar suficientemente su distintividad adquirida, como es el caso de la botella lisa de Coca Cola. Es también muy remarcable el caso de la barrita de Kit Kat, que llegó a estar registrada como marca tridimensional durante varios años hasta que fue anulada con motivo en una insuficiente prueba de distintividad sobrevenida (véase el caso en el siguiente link).
En definitiva, todo interesado en registrar una forma tridimensional consistente en la forma del producto o su envase deberá prepararse para afrontar una prueba exigente y extensa en relación al uso que se haya hecho del signo hasta el día de la solicitud. De los ejemplos expuestos, es fácil concluir que solo unos pocos signos tendrán posibilidades reales de ser registrados como marcas tridimensionales.
Autor: Eduardo Ferrández